ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
17.04.2006 N 01-8/844
Господарські суди України
Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на промисловий зразок
та прав на раціоналізаторську пропозицію
(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному
порядку Вищим господарським судом України)
У порядку інформації та для врахування у розгляді справ
надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у
справах, пов'язаних із захистом прав на промисловий зразок та прав
на раціоналізаторську пропозицію, судові рішення в яких
переглянуто Вищим господарським судом України.
1. Патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні
форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної
проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його
виготовлення.
Науково-виробниче об'єднання "Компанія Д." (далі - Компанія)
звернулося з позовом до фірми "С." (далі - Фірма) про усунення
порушень прав на винахід.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено
частково:
- заборонено відповідачу виготовлення тари "Бочонок
сувенірний" із застосуванням запатентованого винаходу "Прилад для
зберігання рідини", застосування такого продукту, пропонування для
продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення), інше введення його в цивільний оборот або зберігання
цього продукту в зазначених цілях;
- в інший частині позовних вимог провадження зі справи
припинено у зв'язку з відмовою позивача від частини позовних
вимог.
Попередні судові інстанції, посилаючись на приписи статей 28,
34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ), статті 33 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) та враховуючи положення пункту 56 рекомендацій
президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004
N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі питання практики вирішення
спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності",
мотивували зазначені судові рішення тим, що позивач як власник
патенту на винахід довів факт неправомірного використання
відповідачем цього винаходу - без наявності угоди між сторонами
спору про використання винаходу.
Громадянин П. та відповідач звернулися до Вищого
господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просили
скасувати рішення місцевого і апеляційного господарських судів та
залучити до участі у справі іншого відповідача - громадянина П.
Скарги мотивовано тим, що громадянина П. помилково не залучено до
участі у справі як відповідача, оскільки він є власником патентів
на промисловий зразок і винахід, а також що саме за його ліцензією
відповідач виготовляв тару "Бочонок сувенірний". Крім того, у
скарзі громадянин П. стверджував, що ним у 1999 році було
завершено значну і серйозну підготовку для виробництва тари
"Бочонок сувенірний", а наявний у справі висновок експертизи є
сфальсифікованим і безпредметним, оскільки експертиза судом не
призначалася і в дійсності не проводилася.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення
касаційних скарг.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Компанія є власником деклараційного патенту N 36593А на
винахід - прилад для зберігання рідини (дата подання заявки -
10.01.2000; дата публікації відомостей про видачу деклараційного
патенту 16.04.2001, офіційний бюлетень "Промислова власність",
N 3);
- Фірмою здійснювалось виготовлення та реалізація тари
"Бочонок сувенірний" із застосуванням запатентованого Компанією
винаходу - приладу для зберігання рідини за деклараційним патентом
N 36593А;
- Фірмою не доведено виготовлення продукту - тари "Бочонок
сувенірний" - із застосуванням патенту на промисловий зразок
N 4362, власниками якого є громадяни П. та К.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про
виготовлення відповідачем продукту із застосуванням
запатентованого позивачем винаходу.
Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою
встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі
справи.
Висновок судових інстанцій про виготовлення Фірмою тари
"Бочонок сувенірний" із застосуванням запатентованого Компанією
винаходу - приладу для зберігання рідини за деклараційним патентом
N 36593А - ґрунтується на висновку судової експертизи від
02.11.2004 Київського науково-дослідного інституту судових
експертиз. Ухвалу місцевого господарського суду про призначення
вказаної судової експертизи за скаргами відповідача було
перевірено апеляційною, касаційною судовими інстанціями, в тому
числі Верховним Судом України, тому безпідставними є доводи скарги
громадянина П., що наявний у справі висновок експертизи є
сфальсифікованим, безпредметним, а також що судова експертиза
судом не призначалася і в дійсності не проводилася.
Заперечення скаржників проти висновків місцевого та
апеляційного господарських судів з посиланням на наявність у
громадянина П. патенту на промисловий зразок не може бути взято до
уваги, оскільки промисловий зразок є результатом творчої
діяльності людини у галузі художнього конструювання. Патент
N 4362, власником якого є громадянин П., захищає права на зовнішні
форми (дизайн) продукту, але не права на вирішення технічної
проблеми у створенні продукту, чи технологічного процесу його
виготовлення. Крім того, попередніми судовими інстанціями
встановлено, що Фірмою не доведено виготовлення продукту - тари
"Бочонок сувенірний" - із застосуванням патенту на промисловий
зразок N 4362, власниками якого є громадяни П. та К. Отже, судові
рішення у даній справі не можуть стосуватись прав, інтересів та
обов'язків громадянина П.
Судовими інстанціями правильно застосовано норми
матеріального права до спірних правовідносин сторін зі справи.
Відповідно до приписів частини першої, другої статті 28
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ):
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації
відомостей про його видачу;
- патент надає його власнику виключне право використовувати
винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання
не порушує прав інших власників патентів;
- використанням винаходу (корисної моделі) визнається
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу
(корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для
продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та
інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях;
- продукт визнається виготовленим із застосуванням
запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому
використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули
винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ):
1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені
статтею 28 цього Закону ( 3687-12 ), вважається порушенням прав
власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту
заподіяні збитки.
Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за
його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії
Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76
( v0076600-05 ) "Про деякі питання практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права
інтелектуальної власності" зазначено: "Якщо в процесі вирішення
спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу
(корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи
має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи
використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену
до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або
ознаку, еквівалентну їй".
З огляду на встановлені обставини справи та наведені приписи
чинного законодавства про охорону прав на винаходи попередні
судові інстанції дійшли правильного висновку про наявність підстав
для задоволення позову.
Тому Вищий господарський суд України постановив: рішення
місцевого господарського суду та постанову апеляційного
господарського суду залишити без змін, а касаційні скарги Фірми та
громадянина П. - без задоволення.
2. У вирішенні спору про припинення дій, що порушують
виключні права власника патенту на промисловий зразок,
господарський суд має повністю з'ясувати як обставини, що свідчать
про наявність такого права, так і фактичні дані, що підтверджують
наявність чи відсутність протиправного використання відповідачем
усіх суттєвих ознак запатентованого позивачем промислового зразка.
Відкрите акціонерне товариство "Л... завод" (далі - Завод)
звернулося до господарського суду з позовом до відкритого
акціонерного товариства "Т." (далі - Товариство) про зобов'язання
припинити дії, що порушують виключні права власника патенту на
промисловий зразок.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.
Судові рішення мотивовано порушенням відповідачем прав
позивача як власника патенту на промисловий зразок.
Відповідач подав до Вищого господарського суду України
касаційну скаргу, в якій просив рішення місцевого господарського
суду та постанову апеляційного господарського суду скасувати та
прийняти нове рішення, яким у позові відмовити. Своє прохання
відповідач мотивував невідповідністю прийнятих місцевим та
апеляційним господарськими судами рішень вимогам норм
матеріального і процесуального права.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими
інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення
касаційної скарги з урахуванням такого.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
- позивач є власником патенту на промисловий зразок "зчіпки
причіпної гідрофікованої боронувальної N 3699-XII";
- згідно з висновком судового експерта від 20.10.2003
N 2758/29-1 відповідач з 1999 року здійснює виробництво борони з
пружинним зубом ЗБР-24 із застосуванням промислового зразка за
патентом України N 3666 "Зчіпка причіпна гідрофікована
боронувальна", власником якого є позивач;
- відповідно до зазначеного висновку судового експерта
відповідачем при використанні запатентованого промислового зразка
до дати подачі позивачем заявки на видачу патенту України N 3666
не була здійснена значна та серйозна підготовка для такого
використання.
Причиною даного спору є питання про право позивача як
власника патенту на промисловий зразок забороняти відповідачеві
вчиняти певні дії.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням
права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 )
(далі - Закон).
Відповідно до статті 1 Закону ( 3688-12 ) промисловий
зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі
художнього конструювання.
Згідно із статтею 5 Закону ( 3688-12 ) (в редакції, що діяла
на момент виникнення спірних правовідносин):
- правова охорона надається промисловому зразку, що не
суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності;
- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб;
- право власності на промисловий зразок засвідчується
патентом;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається
сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на
фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення ознак
повинно провадитися в межах опису промислового зразка.
Статтею 20 Закону ( 3688-12 ) передбачено, що:
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації
відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за
підтримання чинності патенту;
- патент надає його власнику виключне право використовувати
промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не
порушує прав інших власників патентів;
- використанням промислового зразка визнається виготовлення,
пропонування для продажу, введення в господарський оборот або
зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із
застосуванням запатентованого промислового зразка;
- виріб визнається виготовленим із застосуванням
запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані
всі суттєві ознаки промислового зразка;
- патент надає його власнику право забороняти іншим особам
використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком
випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим
Законом ( 3688-12 ) порушенням прав власника патенту.
Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону ( 3688-12 ) будь-яка
особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено
пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи
здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання,
зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на
використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користування).
Позивач, наполягаючи на протиправному виготовленні
відповідачем зубової борони ЗБР-24 (ЗБР-24-1), просив суд
захистити його права як власника патенту від 15.09.2000 N 3699 та
зобов'язати відповідача негайно припинити вказане виробництво, а
також заборонити відповідачеві здійснювати виготовлення та
реалізацію борони ЗБР-24, запасних і комплектуючих частин до неї
безпосередньо або через третіх осіб; передавати, продавати або
здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної
документації та технології виготовлення борони ЗБР-24 та її
складових.
Відповідач проти задоволення позову заперечував, посилаючись
на наявність у нього права попереднього користування,
передбаченого статтею 22 Закону ( 3688-12 ).
З огляду на наведене для правильного вирішення даного спору
попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати:
- який саме патент підтверджує право власності позивача на
промисловий зразок, який, на його думку, протиправно використовує
відповідач (в позовній заяві та судових рішеннях зазначено патент
N 3699-XII, а в матеріалах справи наявний лише патент України
N 3666);
- коли відбулася публікація відомостей про видачу патенту;
- обсяг правової охорони запатентованого позивачем
промислового зразка (встановити всі суттєві ознаки запатентованого
позивачем промислового зразка, зображені на фотографіях виробу
(його макеті, малюнку);
- виготовлення яких виробів відповідачем (зубової борони
ЗБР-24 та/або зубової борони ЗБР-24-1) позивач вважає порушенням
його прав;
- зовнішній вигляд виробів відповідача (зубової борони ЗБР-24
та/або зубової борони ЗБР-24-1), виготовлення яких позивач вважає
протиправним, та їх суттєві ознаки;
- чи використані відповідачем у кожному зі спірних виробів
всі суттєві ознаки запатентованого позивачем промислового зразка;
- чи володіє відповідач правом попереднього користування щодо
запатентованого позивачем промислового зразка;
- чим обґрунтовує позивач вимоги щодо заборони відповідачеві
здійснювати виготовлення та реалізацію запасних і комплектуючих
частин до борони ЗБР-24 безпосередньо або через третіх осіб;
передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом
відчуження технічної документації та технології виготовлення
борони ЗБР-24 та її складових.
Проте ці обставини попередніми судовими інстанціями не
встановлено.
При цьому, обґрунтовано визнавши необхідність спеціальних
знань для встановлення суттєвих ознак запатентованого промислового
зразка та їх порівняльного аналізу, місцевий господарський суд
залишив поза увагою те, що відповідно до статті 42 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) висновок експерта не
має заздалегідь встановленої сили, не є для суду обов'язковим і
підлягає оцінці за правилами, встановленими статтею 43 цього
Кодексу.
Порядок призначення та проведення судової експертизи
регламентовано Господарським процесуальним кодексом України
( 1798-12 ) (далі - ГПК України), Законом України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), Інструкцією про призначення та проведення
судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції
України від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ). Крім того, судам
належить враховувати роз'яснення президії Вищого арбітражного суду
України від 11.11.98 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання
практики призначення судової експертизи" та рекомендації президії
Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76
( v0076600-05 ) "Про деякі питання практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права
інтелектуальної власності".
Висновки експертів підлягають оцінці судами як на предмет
дотримання належного процесуального оформлення (зокрема, матеріали
справи не містять відомостей про попередження про кримінальну
відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) працівника відкритого акціонерного товариства
"Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського
машинобудування", який проводив дослідження, доручене судом цій
неекспертній установі, так і на предмет їх фактичного змісту).
Між тим, поклавши в основу рішення зі справи висновок
судового експерта від 20.10.2003 N 2758/29-1, попередні судові
інстанції, зокрема:
- не встановили відповідність визначених експертом суттєвих
ознак промислового зразка приписам статті 5 Закону ( 3688-12 )
(такі ознаки мають бути зображені на фотографіях виробу (його
макета, малюнка);
- не з'ясували причини суперечливості висновків експерта,
який зокрема, визначивши кольорове рішення та кількість коліс як
суттєві ознаки за патентом України, при проведенні порівняльного
аналізу зазначив про те, що вони не є суттєвими та, дійшовши
висновку про фактичне виготовлення відповідачем борони, починаючи
з 1999 року, разом з тим визнав незначною підготовку до випуску
цього виробу станом на дату подачі заявки (зазначену в патенті
України N 3666 як 04.01.2000).
Виготовлення Товариством борони ЗБР-24, починаючи з
1999 року, є питанням факту, який мав бути встановлений не
експертом, а господарським судом, оскільки згідно з пунктом 1
статті 22 Закону ( 3688-12 ) добросовісне використання будь-якою
особою в Україні заявленого промислового зразка до дати подання
відповідної заявки (дати її пріоритету) є достатньою підставою для
визнання права попереднього користування.
Отже, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися
неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7,
частини першої статті 43 ГПК України ( 1798-12 ) щодо прийняття
судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин
справи та стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою
для скасування судових рішень зі справи.
Касаційна інстанція відповідно до частини другої статті 111-7
ГПК України ( 1798-12 ) не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на наведене Вищий господарський суд України дійшов
висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд
до суду першої інстанції, під час якого необхідно усунути
зазначені недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття
рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову
оцінку, вирішити питання про необхідність проведення додаткового
або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення
конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак
запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до
вимог закону.
Керуючись статтями 111-7, 111-9 - 111-12 ГПК України
( 1798-12 ), Вищий господарський суд України касаційну скаргу
Товариства задовольнив частково: рішення місцевого господарського
суду та постанову апеляційного господарського суду зі справи
скасував, а справу передав на новий розгляд до місцевого
господарського суду.
3. Можливість оскарження ухвали про вжиття запобіжних заходів
у касаційному порядку законодавством не передбачено.
Іноземна компанія "JHM ..." (далі - Іноземна компанія) в
особі товариства з обмеженою відповідальністю українсько-чеського
спільного підприємства "Р..." (далі - Спільне підприємство)
звернулася до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних
заходів до подання позову Іноземного суб'єкта господарювання до
дочірнього підприємства "Н..." (далі - ДП "Н.") про визнання
неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної та
промислової власності.
Ухвалою місцевого господарського суду від 13.09.2004 вжито
запобіжні заходи, що включають:
- огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з
порушенням прав;
- накладення арешту на майно, що належить товариству з
обмеженою відповідальністю "Н." і знаходиться в нього або в інших
осіб;
- проведення огляду приміщення за визначеною адресою з метою
отримання доказів порушення прав інтелектуальної та промислової
власності Іноземної компанії.
Після подання позовної заяви у визначений статтею 43
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) строк
ухвалою місцевого господарського суду від 15.09.2004 були вжиті
додаткові заходи до забезпечення позову:
- товариству з обмеженою відповідальністю "Н." заборонено
брати участь у Міжнародній спеціалізованій виставці "Індустрія
розваг - 2004", що відбулася 15-17 вересня 2004 року в приміщенні
Міжнародного виставкового центру;
- Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному
виставковому центру заборонено допускати товариство з обмеженою
відповідальністю "Н." (код 32209694) до участі у Міжнародній
виставці "Індустрія розваг - 2004";
- заборонено до продажу, а також пропонування до продажу,
оренди чи в будь-який інший спосіб набуття в користування,
володіння та розпорядження на території України ігрових автоматів
виробництва компанії "NOWOPOL".
Постановою апеляційного господарського суду від 15.10.2004
зазначені ухвали залишено без змін.
Не погодившись з постановою апеляційного господарського суду,
відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив дану постанову
скасувати та прийняти нове рішення, яким скасувати ухвали
місцевого господарського суду від 13.09.2004 та від 15.09.2004 як
такі, що не відповідають нормам процесуального права.
Обґрунтовуючи касаційну скаргу відповідач, зокрема, зазначав,
що, оскаржуючи ухвали місцевого господарського суду від 13.09.2004
та від 15.09.2004, він звернувся з двома апеляційним скаргами, які
мають різний предмет оскарження, але ці апеляційні скарги
неправомірно розглянуті в одному провадженні. Крім того, запобіжні
заходи та заходи до забезпечення позову застосовано щодо ДП "Н."
незаконно, оскільки в ухвалах зазначено про їх застосування до
товариства з обмеженою відповідальністю "Н.", тобто підприємства
іншої організаційно-правової форми, проте зазначені ухвали
виконавчою службою було виконано стосовно відповідача у справі.
Також, на думку скаржника, інтереси позивача у справі представляла
не уповноважена належним чином юридична особа. Скаржник посилався
на його неналежне повідомлення про час і місце розгляду
апеляційних скарг, оскільки ухвали про прийняття апеляційних скарг
до розгляду та призначення справи до слухання направлені йому
простою кореспонденцією, без повідомлення про вручення та
несвоєчасно.
Перевіривши правильність застосування апеляційним судом норм
процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги
з урахуванням такого.
Відповідно до статті 43-1 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) особа, яка має
підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане
згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її
права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право
звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних
заходів до подання позову.
Статтею 43-3 ГПК України ( 1798-12 ) передбачено, що
запобіжні заходи вживаються до моменту звернення до суду з
позовною заявою з метою попередження та збереження доказів
правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні
заходи не припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.
Отже, за своєю правовою природою запобіжні заходи - це
заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на
запобігання правопорушенню з метою якнайшвидшого реагування на
протиправні дії, а заходи до забезпечення позову за своїм змістом
застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.
Відповідно до статті 66 ГПК України ( 1798-12 ) заходи до
забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою
сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з
ініціативи господарського суду, якщо невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського
суду. Вжиття одночасно кількох видів заходів забезпечення позову
не суперечить чинному законодавству України.
Умовою застосування заходів до забезпечення позову є
достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові
суми), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього,
може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю
на момент виконання рішення.
Суд першої інстанції на підставі наданих позивачем даних
дійшов висновку про те, що дії відповідача можуть призвести до
порушення прав інтелектуальної власності заявника, тому у
відповідних ухвалах на стадії попередньої підготовки та після
порушення справи вжив запобіжні заходи та заходи до забезпечення
позову. При цьому визначені в ухвалі суду від 13.09.2004 запобіжні
заходи, а також заходи до забезпечення позову, визначені в ухвалі
суду від 15.09.2004, були здійснені судом на підставі відповідних
заяв позивача, до яких було долучено необхідні докази, та з
урахуванням вимог процесуального законодавства.
Твердження відповідача про те, що запобіжні заходи та заходи
до забезпечення позову здійснено судом помилково щодо іншої особи
через неправильне зазначення позивачем організаційно-правової
форми підприємства, не свідчить про порушення судом норм
процесуального права, оскільки ухвалою суду від 27.09.2004 у
зв'язку з уточненням організаційно-правової форми було замінено
відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Н." на
дочірнє підприємство "Н.". Крім того, в ухвалах було зазначено
дійсний код відповідача. Якщо запобіжні заходи судом дійсно було б
застосовано щодо іншої особи, то це не могло б порушити права
відповідача. Викладене не свідчить про порушення судом
процесуальних норм.
Доводи скаржника про неправомірність розгляду судом
апеляційних скарг в одному провадженні спростовуються таким. Як
зазначено у частині третій статті 43-3 ГПК України ( 1798-12 ),
після подання заявником позовної заяви, запобіжні заходи діють як
заходи до забезпечення позову. Таким чином, обидві оскаржувані
відповідачем ухвали стосуються заходів до забезпечення позову.
Крім того, по кожній з оскаржуваних ухвал апеляційним
господарським судом прийнято рішення, викладене в резолютивній
частині постанови. Разом з тим, статтею 111-10 ГПК України
сумісний розгляд апеляційних скарг не передбачено як безумовну
підставу для скасування постанови апеляційного господарського
суду. Тому підстави для скасування оскаржуваної постанови у цій
частині відсутні.
В пункті 20 рекомендацій президії Вищого господарського суду
України від 10.06.2004 N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності" зазначено, що оскарження ухвали про
вжиття запобіжних заходів у касаційному порядку ГПК України
( 1798-12 ) не передбачено, а згідно з пунктом 8 частини третьої
статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) однією з основних
засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішень суду, крім випадків, встановлених законом.
Що ж до твердження відповідача про неналежне повідомлення
його про час та місце розгляду апеляційних скарг, то з цього
приводу Вищий господарський суд України зазначив таке.
Як вбачалося з матеріалів справи, ухвали про прийняття
апеляційних скарг на ухвали господарського суду від 13.09.2004 та
від 15.09.2004 апеляційним господарським судом було винесено
07.10.2004, а їх розгляд призначено на 15.10.2004. Згідно з
відмітками на зворотному боці зазначених ухвал їх було відправлено
відповідачеві у день винесення. Як свідчать матеріали справи,
місцезнаходження відповідача у місті Києві. Жодних доказів щодо
несвоєчасного отримання ухвал ним не надано. Доказів повернення
підприємством зв'язку зазначених ухвал до суду в матеріалах справи
також немає.
Посилання відповідача на відсутність у представника позивача
належних повноважень також не відповідає обставинам справи,
оскільки право Спільного підприємства представляти інтереси
Іноземної компанії в усіх юридичних та судових установах
підтверджено наявною в матеріалах справи нотаріально посвідченою
довіреністю.
За таких обставин Вищий господарський суд України визнав, що
оскаржувана постанова прийнята апеляційним господарським судом з
дотриманням норм процесуального права та в межах наданих йому
повноважень, а передбачені законом підстави для її скасування
відсутні.
4. Питання щодо новизни промислового зразка потребує
спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання
промислового зразка новим має значення відсутність
загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не
кожної з цих ознак окремо.
До господарського суду звернулося Іноземне підприємство "Х."
(далі - Іноземне підприємство) з позовом до Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України (далі - Державний департамент інтелектуальної власності)
про:
- визнання недійсним рішення Державного департаменту про
видачу патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний"
від 06.03.2003 вихідний N 6749;
- визнання недійсним повністю патенту України N 7365 на
промисловий зразок "тюбик пакувальний" з дати його видачі;
- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної
власності виключити з Державного реєстру патентів України на
промислові зразки патент N 7365 на промисловий зразок "тюбик
пакувальний";
- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної
власності опублікувати відомості про визнання недійсним патенту
України N 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" в
офіційному бюлетені Державного департаменту "Промислова
власність".
Ухвалою місцевого господарського суду до участі у справі
залучено іншого відповідача - суб'єкт підприємницької діяльності
Д. (далі - СПД), який є власником оспорюваного патенту України на
промисловий зразок.
До прийняття рішення зі справи позивач відмовився від вимоги
про визнання недійсним рішення Державного департаменту про видачу
патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний" від
06.03.2003 вихідний N 6749 та, уточнивши позовні вимоги, просив
суд:
- визнати недійсним повністю патент N 7365 від дати
публікації відомостей про його видачу;
- зобов'язати Державний департамент виключити з Державного
реєстру патентів України на промислові зразки патент N 7365 на
промисловий зразок "тюбик пакувальний";
- зобов'язати Державний департамент опублікувати відомості
про визнання недійсним патенту України N 7365 на промисловий
зразок "тюбик пакувальний" в офіційному бюлетені Державного
департаменту "Промислова власність".
Свої вимоги Іноземне підприємство з посиланням на статтю 25
Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 )
мотивувало тим, що спірний патент, на його думку, не відповідає
умовам патентоспроможності через відсутність новизни, а також тим,
що цей патент видано внаслідок подання заявки з порушенням прав
інших осіб (зокрема, прав позивача як власника відповідного знака
для товарів і послуг).
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено, а в
частині визнання недійсним рішення Державного департаменту про
видачу патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний"
від 06.03.2003 N 6749 провадження у справі припинено на підставі
пункту 4 частини першої статті 80 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України).
Прийняті судові рішення з посиланням на підпункти "а" і "в"
пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) мотивовано невідповідністю запатентованого
промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим
Законом, а також видачею патенту внаслідок подання заявки з
порушенням прав інших осіб.
СПД подав до Вищого господарського суду України касаційну
скаргу, в якій просив судові рішення зі справи скасувати внаслідок
їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального
права, а справу направити на новий розгляд до суду першої
інстанції.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими
інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної
скарги з урахуванням такого.
Причиною даного спору стало питання щодо правомірності
визнання патенту України N 7365 на промисловий зразок недійсним.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням
права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон
України від 15.12.93 "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ) (далі - Закон).
Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від
23.12.93 N 3770-XII ( 3770-12 ) "Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" свідоцтво СРСР чи патент
України може бути визнане недійсним у порядку, встановленому цим
Законом ( 3688-12 ), у разі невідповідності промислового зразка
умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на
дату подання заявки.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що СПД отримав
патент України N 7365 від 15.05.2003 за заявкою від 28.11.2002
N 2002111579.
За таких обставин та з урахуванням загального принципу дії
закону в часі місцевому і апеляційному господарським судам у
вирішенні даного спору належало керуватися приписами Закону
( 3688-12 ) в редакції, що діяла на час подання заявки від
28.11.2002 N 2002111579 та дату видачі патенту - 15.05.2003.
Отже, застосування попередніми судовими інстанціями
підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону ( 3688-12 ) в редакції
Закону України від 22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ), який передбачає
можливість визнання патенту недійсним у разі його видачі внаслідок
подання заявки з порушенням прав інших осіб, є помилковим.
Пункт 1 статті 25 Закону ( 3688-12 ) (в редакції, що діяла на
час виникнення спірних правовідносин) встановлював, що патент може
бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у
разі:
а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам
патентоспроможності, визначеним цим Законом ( 3688-12 );
б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка
ознак, яких не було у поданій заявці;
в) порушення вимог пункту 2 статті 29 цього Закону
( 3688-12 ).
Відповідно до статті 5 Закону ( 3688-12 ):
- правова охорона надається промисловому зразку, що не
суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності;
- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб;
- право власності на промисловий зразок засвідчується
патентом;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається
сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на
фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення ознак
повинно провадитися в межах опису промислового зразка.
З урахуванням предмету даного позову, ролі патенту у
визначенні права власності на промисловий зразок та обсягу
правової охорони попереднім судовим інстанціям належало
витребувати та дослідити не лише матеріали заявки N 2002111579 та
зміст публікації про видачу патенту в офіційному бюлетені
Державного департаменту "Промислова власність", але й сам патент
України N 7365, чого ні місцевим, а ні апеляційним господарськими
судами зроблено не було.
Згідно з статтею 6 Закону ( 3688-12 ) промисловий зразок
відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і
промислово придатним. Промисловий зразок визнається новим, якщо
сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі
до дати подання заявки до установи або, якщо заявлено пріоритет,
до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни
промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше
надійшли до установи.
Обґрунтовано визнавши необхідними для правильного вирішення
даного спору спеціальні знання, місцевий господарський суд ухвалою
від 07.04.2004 призначив судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, на вирішення якої поставив такі
питання:
1. Якими є суттєві ознаки промислового зразка за патентом
України N 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний"?
2. Чи є позначення, що міститься на зображенні промислового
зразка за патентом України N 7365 на промисловий зразок "тюбик
пакувальний" схожими настільки, що їх можна сплутати, із
зображенням знака для товарів та послуг за сертифікатом ВОІВ
N 726567, власник Іноземне підприємство?
3. Чи можна вважати застосуванням суттєвих ознак промислового
зразка за патентом України N 7365 на промисловий зразок "тюбик
пакувальний" використанням зареєстрованого знака для товарів та
послуг за сертифікатом ВОІВ N 726567, власник Іноземне
підприємство?
Проте питання щодо новизни промислового зразка "тюбик
пакувальний" за патентом України N 7365 з урахуванням наявної
сукупності його суттєвих ознак господарським судом всупереч
статті 41 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) при призначенні експертизи не порушувалося і експертом
не досліджувалося, про що свідчить висновок N 61 експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від 23.06.2004.
Зазначення в рішенні місцевого суду та постанові суду
апеляційної інстанції про відсутність новизни промислового зразка
"тюбик пакувальний" за патентом України N 7365 з посиланням на
встановлення у висновку N 61 експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 23.06.2004 загальнодоступності в світі суттєвих
ознак цього промислового зразка до дати подання заявки про його
реєстрацію не є належним встановленням факту відсутності новизни
промислового зразка за патентом України N 7365, оскільки:
- питання щодо наявності новизни промислового зразка потребує
спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності;
- питання щодо наявності новизни промислового зразка "тюбик
пакувальний" за патентом України N 7365 перед експертом не
порушувалося та ним не досліджувалося;
- для визнання промислового зразка новим має значення
відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих
ознак, а не кожної з ознак окремо.
За таких обставин для вирішення зазначених питань є
необхідним проведення додаткової експертизи.
При цьому господарським судам належить керуватися приписами
норм Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ),
Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), Інструкції про
призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ),
щодо порядку призначення та проведення судової експертизи, а також
враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного
суду України від 11.11.98 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі
питання практики призначення судової експертизи" та в
рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від
29.03.2005 N 04-5/76 ( v0076600-05 ) "Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної власності".
Отже, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися
неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК
України ( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення суддею за
результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої
статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і
об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК
України є підставою для скасування судових рішень зі справи.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої
статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 ) не має права встановлювати
або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні
або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати
питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково
перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суду України дійшов
висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд
до суду першої інстанції, під час якого необхідно було б усунути
зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні
для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну
правову оцінку, провести додаткове експертне дослідження з приводу
наявності новизни промислового зразка "тюбик пакувальний" за
патентом України N 7365 та вирішити спір відповідно до вимог
закону.
5. У вирішенні спору про стягнення винагороди за впровадження
раціоналізаторської пропозиції необхідно з'ясовувати фактичні дані
щодо використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції
позивача та наявності економічного ефекту такого використання.
Суб'єкт підприємницької діяльності Є. (далі - СПД) звернувся
до господарського суду з позовом до Державної госпрозрахункової
організації "Ж." (далі - Госпрозрахункова організація) про
стягнення винагороди за впровадження раціоналізаторської
пропозиції.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду від 21.04.2005, у
задоволенні позову відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій
з посиланням на припис статті 33 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) мотивовано тим,
що позивачем не доведено факт впровадження на виробництві
відповідача його раціоналізаторської пропозиції.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України
позивач просив змінити резолютивну частину рішення суду першої
інстанції та скасувати постанову суду апеляційної інстанції з цієї
справи і прийняти нове судове рішення, яким позов задовольнити.
Визначальними доводами касаційної скарги з посиланням на приписи
статей 35, 38 та 104 ГПК ( 1798-12 ), статті 520 Цивільного
кодексу УРСР ( 1540-06 ) та статті 482 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) зазначено те, що:
- всупереч умовам договору судом апеляційної інстанції
визнано необхідним подання позивачем актів виконаних робіт для
отримання винагороди;
- розрахунок кошторисної економії на будівництві внаслідок
впровадження раціоналізаторської пропозиції не потребує
доказування, оскільки ці відомості вже встановлені судовими
інстанціями під час розгляду іншої справи.
Перевіривши правильність застосування судовими інстанціями
норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги.
Судовими інстанціями у справі встановлено таке.
Головне управління житлового забезпечення Київської міської
державної адміністрації (замовник) і СПД (виконавець) уклали
договір від 03.06.97 (далі - Договір 03.06.97) про спільну
виробничу діяльність, відповідно до умов якого сторони
зобов'язувалися спільно подавати і впроваджувати
раціоналізаторські пропозиції, спрямовані на зменшення
собівартості будівництва і капітального ремонту житлових будинків
та інших об'єктів, що інвестуються Головним управлінням житлового
забезпечення Київської міської державної адміністрації.
Згідно з пунктом 1 розділу 3 цього Договору замовник після
отримання від міських організацій необхідних документів, достатніх
для впровадження раціоналізаторських пропозицій виконавця,
зобов'язувався перераховувати на розрахунковий рахунок замовника
грошову винагороду з розрахунку 10% від досягнутої кошторисної
економії вартості, а також 5% - при завершенні будівництва і
капітального ремонту будинків, а в разі економії експлуатаційних
витрат з опалення і гарячого водопостачання замовник
зобов'язувався перераховувати виконавцю протягом двох років 15%
від розрахункової річної економії.
В подальшому Госпрозрахункова організація та СПД уклали
договір від 15.11.97 (далі - Договір від 15.11.97) про спільну
виробничу діяльність, відповідно до умов якого відповідачем взято
на себе зобов'язання замовника за Договором від 03.06.97.
Крім того, пунктом 2 Договору від 15.11.97 визначено, що дія
цього Договору поширюється і на будівництво та реконструкцію інших
житлових будинків, інвестором або замовником яких є
Госпрозрахункова організація.
Госпрозрахункова організація видала позивачу свідоцтво про
раціоналізаторську пропозицію від 24.02.2000.
В 2002 році Госпрозрахункова організація та СПД уклали
договір від 30.04.2002 (далі - Договір 30.04.2002) про співпрацю у
будівництві та реконструкції житлових будинків, предметом якого є
продовження виконання Договору від 03.06.97 та Договору від
15.11.97.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання
впровадження раціоналізаторської пропозиції позивача в
інвестиційній діяльності відповідача.
Вивчивши матеріали справи, Вищий господарський суд України
дійшов висновку, що попередніми судовими інстанціями недостатньо
повно встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі
справи.
Враховуючи, що права та обов'язки сторін зі справи у даному
спорі продовжували існувати після набрання чинності Цивільним
кодексом України від 16.01.2003 N 435-IV ( 435-15 ) відповідно до
пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу вони
регулюються саме положеннями Цивільного кодексу України.
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську
пропозицію регулюється положеннями статей 481-484 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
Відповідно до статті 484 цього Кодексу ( 435-15 ):
- автор раціоналізаторської пропозиції має право на
добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція
подана;
- юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською,
має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.
Крім того, на відносини сторін зі спору поширюються положення
пунктів 9, 20 та 35 Тимчасового положення про правову охорону
об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.92
N 479/92 ( 479/92 ) (далі - Тимчасове положення).
Дане Тимчасове положення Указом Президента України від
22.06.94 N 324/94 ( 324/94 ) було визнано таким, що втратило
чинність, але лише в частині правової охорони об'єктів промислової
власності.
Раціоналізаторські пропозиції до кола об'єктів охорони
промислової власності не включено, оскільки пунктом 2 статті 1
Паризької Конвенції про охорону промислової власності від
20.03.1883 р. ( 995_123 ) вичерпно визначено коло об'єктів охорони
промислової власності, до яких віднесено патенти на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки
обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи
найменування місця походження, а також припинення недобросовісної
конкуренції.
У пункті 35 Тимчасового положення ( 479/92 ) визначено , що:
- підприємство, яке прийняло до розгляду заяву на
раціоналізаторську пропозицію, повинно її зареєструвати і протягом
місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після
прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською
автору має бути видане свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію,
яке підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її
подання та авторство на раціоналізаторську пропозицію.
Основним мотивом відмови в позові попередніми судовими
інстанціями є недоведеність позивачем впровадження на виробництві
відповідача його раціоналізаторської пропозиції, а саме, що
позивачем не подано актів виконання робіт за Договором від
03.06.97, Договором від 15.11.97 та Договором від 30.04.2002.
Скаржник заперечує обґрунтованість такого висновку, посилаючись на
пункт 1 розділу 3 Договору від 03.06.97, яким не передбачено
фіксування використання відповідачем раціоналізаторської
пропозиції актом виконання робіт. Матеріали справи підтверджують
це заперечення скаржника. Судовими інстанціями при дослідженні
названих договорів не з'ясовано, яким чином мають підтверджуватись
факти використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції
позивача та наявність кошторисної економії будівництва чи
капітального ремонту внаслідок такого використання. Отже, судовими
інстанціями порушено правила оцінки доказів, встановлені
статтею 43 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (далі - ГПК України).
Згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 )
касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України
касаційну скаргу СПД задовольнив частково: рішення місцевого
господарського суду та постанову апеляційного господарського суду
скасував, а справу передав на новий розгляд до місцевого
господарського суду.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко